Nach der Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Verordnung ist es möglich, ein Produktdesign über ein so genanntes nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster für eine Dauer von drei Jahren ab dem Datum zu schützen, an dem es für die Öffentlichkeit im Hoheitsgebiet der Europäischen Union erstmals zugänglich gemacht wurde. Der Vorgang, ein Geschmacksmuster öffentlich zugänglich zu machen, wird als „Offenbarung“ bezeichnet. Der Umfang der Offenbarung eines Geschmacksmusters und die Fähigkeit, dies nachzuweisen, sind deshalb entscheidend für den Geschmacksmusterschutz.

Die oben genannte Entscheidung beantwortet dabei die Frage, ob die Offenbarung eines Erzeugnisses mittels einer Fotografie auch ein Geschmacksmusterschutz für (nur) einem Teil dieses Erzeugnisses entstehen kann. Vorhergehend hatte Ferrari Klage wegen der Verletzung eines nicht-eingetragenen Gemeinschaftsgeschmackmusters eingereicht, nachdem Mansory Design (Produktion und Vertrieb von Tuning-Bausätzen) die Erscheinungsform eines anderen Ferrari Modells so ähnlich hatte aussehen lassen wie das Design des Ferrari FXX K.

Der EuGH entschied: Ja, vorausgesetzt dass die Erscheinungsform dieses Teils oder Bauelements bei dieser Offenbarung eindeutig erkennbar ist.

Praxistipp:

Nach dem EuGH-Urteil muss die Erscheinungsform des einzelnen Teils im Zuge der Offenbarung klar erkennbar und sichtbar sein. Es besteht zwar keine Pflicht, jedes einzelne Teil des Erzeugnisses gesondert zu offenbaren, allerdings müssen die Teile oder Bauelemente im sichtbaren Bereich des Erzeugnisses liegen und durch Linien, Konturen, Farben, die Gestalt oder eine besondere Oberflächenstruktur deutlich umrissen sein.

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Die Prioritätsfrist für EU Geschmacksmuster (Designs) beträgt statt der (üblichen) 6 Monate Prioritätsfrist nun 12 Monate, wenn sich die Anmeldungen auf eine Priorität einer PCT Patentanmeldung beruft.

Der EuG stellte (neu) fest, dass das Prioritätsrecht und damit auch dessen Frist nach der früheren Anmeldung zu erfolgen hat, und hierfür nicht das spätere Geschmacksmuster relevant sei.

Begründet wurde das damit, dass die Prioritätsfrist mit dem Tag dieser Anmeldung zu laufen beginnt und folglich die Entstehung des Prioritätsrechts selbst sowie der Beginn der Prioritätsfrist von dem früheren Recht und dessen Anmeldung abhänge.

Dies bietet nun die Chance, über einen deutlich längeren Zeitraum noch Geschmacksmusterschutz in Europa für konkret in einer Patentanmeldung offenbarte Produktdesigns registrieren zu lassen.

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Bei dem Streitpatent (Zahnimplantat), welches im Rahmen eines Patentnichtigkeitsverfahrens für nichtig erklärt wurde, ging es u.a. um die Frage, ob die Veröffentlichung eines eingetragenen Designs im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit als Ausgangspunkt in Frage kommen kann.

Der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass veröffentlichte Designs – ebenso wie andere bildliche Darstellungen und Abbildungen – als Ausgangspunkt für Überlegungen zur erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden können, wenn aus der bildlichen Darstellung (unmittelbar und eindeutig) technische Zusammenhänge oder Funktionen hervorgehen.

Der Begriff des Standes der Technik ist nämlich nicht auf Patentliteratur beschränkt, sondern er umfasst „alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.“ (Art. 54(2) EPÜ).

Praxistipp:

Es ist empfehlenswert, im Rahmen von Vorab-Recherchen u.a. auch Designveröffentlichungen zu berücksichtigen und diese stärker in die Strategieüberlegungen mit einzubeziehen.

Insbesondere kann es auch sinnvoll sein, bei Design-Anmeldungen eine sogenannte aufgeschobene Bekanntmachung zu beantragen, wenn Hinweise vorliegen, dass auch die Technik des Produkts noch Potential für Patent- oder Gebrauchsmusterschutz bietet.

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Der Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als (Gemeinschafts-) Geschmacksmuster (bzw. „Design“) steht es nicht entgegen, dass für dasselbe Erzeugnis ein technisches Schutzrecht (z.B. ein Patent) beantragt oder erteilt wurde.

Die Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen der parallelen Patentoffenlegungsschrift für ein Erzeugnis zählen zu den für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umständen, die bei der Prüfung zu würdigen sind, ob Erscheinungsmerkmale ausschließlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind.

Die Patentoffenlegungsschrift kann Aufschluss darüber geben, welche Merkmale des Erzeugnisses die dem Patent zugrundeliegende technische Lehre verwirklichen und daher zumindest auch technisch bedingt sind. Jedoch erlaubt das Fehlen von Erwägungen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in einer Patentoffenlegungsschrift für sich genommen genauso wenig den Schluss auf die ausschließlich technische Bedingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein von Erwägungen zu dessen technischer Funktion.

Vielmehr ist in beiden Fällen zu prüfen, ob außerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende Umstände auf eine visuelle Bedingtheit des betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten.

Praxistipp:

Im Grundsatz wird hier die Möglichkeit bestätigt, mit unterschiedlichen Schutzrechtsarten (hier: Design und Patent) einen umfassenden Produktschutz anzustrengen.

Voraussetzung hierfür ist aber, dass die jeweiligen Kriterien, die auch einmal entgegengesetzt formuliert sein können, eingehalten werden. Es bedarf hier also auch einer Strategie, was wie in den jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen hervorgehoben präsentiert wird.

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Nach § 4 DesignG gilt ein Design, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen.

Zwingend erforderlich ist daher, dass ein in dem komplexen Erzeugnis eingefügtes und verbautes Bauelement als dessen Bestandteil bei bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt; hingegen kann eine erst durch oder bei Trennung des Bauelements von dem komplexen Erzeugnis sich eröffnende Sicht keine solche Sichtbarkeit begründen.

Praxistipp:

Im vorliegenden Fall wurde die (markenrechtliche) Sichtbarkeit der Unterseite eines Fahrradsattels bei einem Fahrrad (komplexes Erzeugnis) in Abrede gestellt, weil diese Unterseite tatsächlich nur beim Austausch des Fahrradsattels betrachtet werden könne.

Es sollte also sorgfältig geprüft werden, ob eine tatsächliche Möglichkeit Designmerkmale zu erkennen, auch im Einsatz des Gesamtproduktes bestehen bleibt.

Es ist abzuwarten, ob diese (hohe) Anforderung auch durch die anhängige Rechtsbeschwerde bestätigt wird.

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