BGH, Urteil vom 15. 03.2022, X ZR 18/20, Fahrerlose Transporteinrichtung

Patent owners must announce auxiliary requests with which they defend the patent in due time before the first instance oral proceedings.

Even if the filing of new auxiliary requests not filed in the first instance is generally inadmissible in the appeal instance, the BGH concludes in the above-mentioned ruling that the patent proprietor may, under certain conditions, file further auxiliary requests at a later stage of invalidity appeal proceedings and that these do not necessarily have to be rejected due to lateness.

To this end, principles have been formulated.

• Die Patentinhaberin hat in der Regel keinen Anlass zur Stellung von Hilfsanträgen zur Abgrenzung vom Stand der Technik, wenn das Patentgericht in einem Hinweis die vorläufige Auffassung äußert, der Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig.
• Legt die Nichtigkeitsklägerin nach einem solchen Hinweis eine Vielzahl neuer Entgegenhaltungen vor, muss die Patentinhaberin überprüfen, ob das ergänzende Vorbringen zu einer anderen Beurteilung führen könnte und ggf. auch geeignete Hilfsanträge stellen. Wenn sich hierbei eine Vielzahl von technischen Gesichtspunkten als potenziell relevant erweist, kann es aber nicht ohne Weiteres als nachlässig angesehen werden, wenn die Patentinhaberin einem einzelnen Gesichtspunkt durch ihre erstinstanzlichen Hilfsanträge nicht Rechnung getragen hat.
• Hilfsanträge, die einer aus dem erstinstanzlichen Urteil ersichtlichen Auslegung des Streitpatents Rechnung tragen sollen, sind grundsätzlich innerhalb der Frist für die Berufungsbegründung zu stellen. Später gestellte Anträge sind nur zu berücksichtigen, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert.

Practical tip:

For a long time, the principle was: show strength and do not file an (unnecessarily large) number of auxiliary requests – this can probably no longer be upheld.

Patent owners should comprehensively discuss and plan the strategy in invalidity proceedings, especially in the context of the appeal, at the beginning of the process.

Precise analysis of the current situation and anticipation of issues relevant to the proceedings can lead to more effort at the beginning, but also to success at the end of the proceedings.